» Sfatul expertului

OSIM renunță la calitatea de "câine de pază al mărcilor"

Dreptul de proprietate intelectuală cunoaște schimbări cu impact puternic în domeniu. Una dintre acestea este și faptul că OSIM a adoptat recent Ordinul 5 / 14.01.2016 prin care se anulează Instrucțiunea de Serviciu numărul 5 / 2012 prin care se interpreta Legea mărcilor în sensul în care OSIM verifică dacă o marcă depusă la înregistrare încalcă drepturile conferite unei alte mărci. Despre efectele acestei măsuri ne vorbește, într-un articol de specialitate publicat pe Avocatura.com, avocatul Elena Grecu de la agenția de proprietate intelectuală Nomenius.

Avocatul a explicat faptul că Legea 84 / 1998 privind mărcile și indicațiile geografice prevede faptul că OSIM are prerogativa de a analiza doar motivele absolute în procedura de examinare, iar aspectele privind similaritatea a două mărci doar în procedura de opoziție. Acest lucru înseamnă că dacă marca "AAAAAAAA" este înregistrata și se depune marca "AAAABAAA" de exemplu, sau chiar "AAAAAAAA", OSIM nu poate respinge la înregistrare noua marcă pe motiv că ar semăna sau că ar fi identică cu marca deja înregistrată. Singura posibilitate pentru a opri obținerea protecției pentru o marcă similară sau identică cu o marcă deja înregistrată este aceea de a depune în termenul legal de două luni o opoziție la înregistrarea mărcii. Nedepunerea unei opoziții ar însemna de fapt un acord tacit dat pentru înregistrarea unei mărci similare.

În 2012, OSIM a încercat să ajute titularii de marcă și să solicite acest acord în scris, altfel considerând că prin depunerea unei mărci identice sau cvasi-identice s-ar încălca rațiunea de a fi a mărcii, aceea de a face legătura între un produs sau serviciu și producător, respectiv prestator. Instrucțiunea prevedea că "îndeplinirea condiției ca semnul să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altei întreprinderi, examinarea se va face la nivel de identitate ori similitudine, până la riscul de confuzie în percepția consumatorului, pentru produse / servicii identice din aceeași clasă ori pentru produse / servicii similare din clase diferite".

Problema acestei instrucțiuni a fost faptul că "adaugă la lege", lucru nepermis. Atâta timp cât legea prevedea în mod clar că OSIM doar în procedura opoziției poate verifica și eventual respinge o marcă la înregistrare pe motiv că este identică sau similară cu o marcă deja înregistrată, o instrucțiune de serviciu nu putea modifica procedura strict prevăzută.

Drept urmare Instrucțiunea a fost contestată în diferite proceduri în fața OSIM-ului, poziție rămasă fără vreun răspuns până anul acesta.

Consilierul în proprietate industrială, Elena Grecu de la Nomenius, a menționat ce a schimbat viziunea OSIM-ului, respectiv ce a determinat anularea Instrucțiunii de serviciu 5 / 2012. Este vorba de o marcă ("SIGMANET - YOUR SMARTER CHOICE") care s-a respins la înregistrare în baza Instrucțiunii mai sus amintite. 

"Din fericire, clientul a avut încredere în noi atunci când i-am explicat nelegalitatea respectivei instrucțiuni, și a ales să contestăm decizia de respingere în instanță. Am câștigat la fond, Tribunalul București admițând acțiunea și dispunând înregistrarea mărcii. OSIM a formulat apel dar și acesta a fost respins, noi arătând instanței faptul că în conformitate cu procedura din Legea 84/1998 și din Regulamentul de aplicare a legii mărcilor din 2010, OSIM are obligația de a înregistra marca depusă în situația în care nu se formulează nici o opoziție de către titularul unei mărci anterioare, fapt întâmplat și în speța noastră. Drept urmare, pe 11.01.2016 Curtea de Apel București a respins apelul și a menținut hotărârea Tribunalului București în sensul dispunerii înregistrării mărcii".

Ca urmare a acestui litigiu, OSIM a emis Ordinul 5 / 14.01.2016 prin care a anulat Instrucțiunea 5 / 2012.

Ce se va întâmpla de acum încolo în domeniul mărcilor?

Avocatul Elena Grecu a precizat că procedura de examinare își va urma cursul firesc, cel prevăzut în legea mărcilor. Astfel, marca depusă la înregistrare se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială și dacă nimeni nu va formula nicio opoziție în termenul legal de 2 luni, OSIM va analiza marca doar din punctul de vedere al motivelor absolute - dacă nu este descriptivă, dacă nu este înșelătoare sau contrară bunelor moravuri, etc. și apoi va dispune înregistrarea acesteia. OSIM nu va mai face nicio verificare privind identitatea sau similaritatea cu mărcile anterioare în lipsa unei opoziții, lăsând piața să decidă ce mărci o sa coexiste.

În concluzie, titularii de mărci ar trebui să monitorizeze Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială (singuri sau cu ajutorul unui consilier în proprietate industrială) astfel încât să se poată opune în timp util la înregistrarea de mărci identice sau similare cu marca proprie deja înregistrată, în caz contrar asumându-și că în fapt își vor da acordul tacit pentru înregistrarea unor astfel de mărci.